USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新

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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

依拜登總統第14110號行政命令指示，USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年10月30日簽發第14110號行政命令（簡稱《AI行政命令》）[1]，交付USPTO多項任務，而2024年7月17日再有一項工作完成：USPTO發表《2024含人工智慧專利客體適格性指引更新》（簡稱本次更新）[2]。一般認爲，對USPTO團隊來說，其內容有助分析判斷一AI發明是否符合35 U.S.C. 101、爲可予專利客體；對AI發明申請人及代理人而言，亦有利框出有潛力取得美國專利的發明項目，並據以調整撰稿答辯方向，進而提高相關發明在美國的領證機會。

USPTO本次更新寫明，自2024年7月17日起，AI相關美國發明案專利審查、訴願、授權後等程序期間，USPTO人員做專利適格性分析判斷時，仍應參考MPEP既有指引MPEPs 2103-2106.07，因爲其內容適用全部技術類別，包括AI發明所屬電腦實施發明（computer-implemented invention）大類，此外，本次更新和同日公佈的三項新增AI相關發明說明例，亦是重要參考依據。[3]

只不過，本次更新並非法律條文，內容本身無法律效力，僅反映USPTO對35 U.S.C. 101及相關法院判例的理解，不涉實質修法。USPTO表示，本次更新無意導入新的措施或程序，但若有不同於舊有指引之處，以本次更新內容爲準，未來MPEP改版也會納入本次更新內容。

美國AI相關發明的專利適格性審查

無論是美國法院體系打造的Alice/Mayo測試（Alice/Mayo Test），或是USPTO內部所稱制品流程專利適格性測試（Subject Matter Eligibility Test for Products and Processes），都不考慮發明如何研發而成，因此，一發明是否是有AI輔助或系AI生成，基本與其35 U.S.C. 101分析判斷無關。

本次更新，就USPTO製品流程專利適格性測試Step 2A（即Alice/Mayo測試Step1），也就是評估一請求項是否指向（directed to）三大司法例外[4]的兩段分析（Two Prongs：Prong One & Prong Two），增列多項示範例及相關法院判例。

(1) Step 2A, Prong One：評估一請求項是否寫入（recites）抽象概念

MPEP 2106.04(a)(1)已舉例說明，部分請求項僅涉及或基於（involves, or is based on）抽象概念，但不算寫入抽象概念，可直接判定滿足35 U.S.C. 101專利適格性要件、非不可授予專利客體，毋須進一步評估。而本次更新，於MPEP 2106.04(a)(1)列舉的例子之外，USPTO再提示三個可直接判定非不可授予專利客體的示範例：同日公告新增說明例Example 47的Claim 1，及2019年10月公告既有說明例Example 46的Claim 4、Example 43的Claim 5。[5]

若無法直接判定，則須找出有抽象概念的限制特徵（limitation），然後比對此一限制特徵是否落入MPEP 2106.04(a)(2)所列抽象概念三大類別中的任一類別：Ⅰ數學概念（mathematical concepts）、Ⅱ組織人類活動的特定方式（certain methods of organizing human activity）、Ⅲ心智歷程（mental processes）。本次更新，增列美國聯邦巡迴區上訴法院 （United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Federal Circuit或CAFC）相關參考判例：

請求項中有抽象概念的限制特徵

落入三大類別之一 → 有寫入抽象概念

不屬三大類別之一 → 未寫入抽象概念

- Elec. Commc'n Techs., LLC v. ShoppersChoice.com, LLC, 958 F.3d 1178, 1181 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Bozeman Fin. LLC v. Fed. Reserve Bank of Atlanta, 955 F.3d 971, 978 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Weisner v. Google LLC, 51 F.4th 1073, 1082 (Fed. Cir. 2022)（Ⅱ）

- Trinity Info Media, LLC v. Covalent, Inc., 72 F.4th 1355, 1362 (Fed. Cir. 2023)（Ⅲ）

- In re Killian, 45 F.4th 1373, 1379 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

- PersonalWeb Techs. LLC v. Google LLC, 8 F.4th 1310, 1316-18 (Fed. Cir. 2021)

- XY, LLC v. Trans Ova Genetics, 968 F.3d 1323, 1330-32 (Fed. Cir. 2020)（Ⅰ）

- ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900, 909 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

Step 2A, Prong One這一動若判斷Claim的確寫入司法例外，即應進入下一動Step 2A, Prong Two，繼續分析請求項是否將司法例外整合進一實際應用（integrates the judicial exception into a practical application of that exception）？若是，因爲沒有先佔該司法例外其他的應用發明，就未真的指向該司法例外，可作成滿足35 U.S.C. 101專利適格性的判斷。

(2) Step 2A, Prong Two：評估一請求項是否將司法例外整合進一實際應用

分析個別請求項是否綁定一司法例外的實際應用時，首先，必須找出請求項中不是司法例外的額外技術特徵，然後個別及綜合評估，判斷額外技術特徵是否把寫入的司法例外整合進一實際應用。

如USPTO本次更新所說，綁定實際應用的方式包括但不限於：額外特徵改良電腦或其他技術的功能（即找出技術問題的技術解決方案）；及應用或使用司法例外的步驟，以實現某疾病或健康狀況的特定防治方法。

若要利用技術改良證明寫入的抽象概念已綁定實際應用，這個改良，可能源自請求項寫入的⑴單一額外特徵、⑵複數額外特徵的組合、⑶額外特徵與司法例外的加總。重點是：請求項要對應一技術問題的特定解決方案，或對應達到一理想結果的特定方式，不能只是寫該解決方案或理想結果的概念。若一額外特徵充其量等同於在字面上寫「加以應用」（"apply it"）一司法例外、在電腦實施一司法例外的指令，或只是與特定技術環境或使用領域籠統相關，又或實爲司法例外本身的改良，都不會被視爲已把司法例外整合進實際應用。

USPTO爲此提示了一些請求項寫法的新增說明例：

對應一技術問題的特定解決方案/達到一理想結果的特定方式 → 有綁定實際應用

僅對應一解決方案或理想結果的概念 → 未綁定實際應用

- Example 47的Claim 3

- Example 48的Claim 3

- ADASA, 55 F.4th at 909

- Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd, 25 F.4th 976, 988 (Fed. Cir. 2022)

- Packet Intel. LLC v. NetScout Sys., Inc., 965 F.3d 1299, 1308-10 (Fed. Cir. 2020)

- Uniloc USA, Inc. v. LG Elec. USA, Inc., 957 F.3d 1303, 1305, 1307-08 (Fed. Cir. 2020)

- CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368-69 (Fed. Cir. 2020)

- Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH, 942 F.3d 1143, 1150-51 (Fed. Cir. 2019)

- In re Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, 989 F.3d 1367, 1370, 1373 (Fed. Cir. 2021) (Stanford I)

- In re Board of Trs. of Leland Stanford Junior Univ., 991 F.3d 1245, 1251 (Fed. Cir. 2021) (Stanford II)

- MPEP 2106.05(a), (f), and (h)

結語

USPTO本次更新公告後，美國各大事務所陸續由不同面向發表評論分析，一般多持正面意見，認爲USPTO本次更新至少提供了更多比對格線。然而，一些撰稿答辯策略，比方部分技術領域加寫特定步驟之類，雖有機會提升過審機率，但也可能提高行使專利權的難度，畢竟要監控複數行爲人動作、證明確有共同侵權事實，在操作上會更爲複雜。

同時，不少美國專利律師也提醒，USPTO一切指引（含本次更新）僅供參考之用，畢竟，以文字提煉表述一抽象概念，本來就有模糊解釋空間，難以劃定人人認可的統一界線。更重要的是，美國法院體系已多次提醒，USPTO的解釋意見不是法律條文，通過USPTO審查取得了美國專利，仍有可能在法院訴訟期間被法官宣告無效。

一些極難證明對手侵權、具專利適格性的發明，或應考慮是否改以營業秘密形式加以保護。

備註：

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