第九巡迴法院適用新商標表達性使用豁免標準：2024年第九巡迴法院Punchbowl
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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
原告的「Punchbowl」商標
Punchbowl Inc.是一家科技公司，專門製作「線上活動和慶祝邀請卡和賀卡」。 Punchbowl 自2006年以來一直使用「Punchbowl」商標，並在2013年向聯邦專利商標局註冊該文字商標，主要用於派對策劃和製作電子邀請卡等產品[1] 。
Punch bowl在英文中的意思，是混淆飲料碗的意思。故Punchbowl Inc.公司在使用該商標時時，往往在文字商標旁搭配使用一個圖案，描繪一個打酒碗的勺子，請見下圖：
圖1：原告Punchbowl Inc.公司註冊和使用的商標
Punchbowl Inc.註冊的文字商標
(美國商標註冊號第4341102號)
實際使用時的圖案
圖片來源：1.美國專利商標局網站
2.Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, No. 21-55881, 2024 WL 134696, at *2 (9th Cir. Jan. 12, 2024).
被告設計商標的理念構成創意使用？
2021年，記者傑克·謝爾曼（Jake Sherman）和安娜·帕爾默（Anna Palmer）成立AJ Press LLC公司，並推出Punchbowl News。其是一個以訂閱製爲基礎的線上新聞網站，側重於透過華盛頓特區內部人士和國會山莊內幕來報導美國政治。謝爾曼和帕爾默之所以選擇「Punchbowl」這個名稱，是因爲這是某秘密服務用來指稱美國國會大廈（U.S. Capitol）的暱稱 。[2]
爲了貫徹這一發想，Punchbowl News的標誌是一個倒置的國會大廈，裡面裝滿了明亮的粉紅/紫色果汁，顯然是對美國主要政黨傳統紅藍混合的嘲諷，以強調該出版物的無黨派立場。Punchbowl News的商標旁，經常使用「權力 人民 政治」這個口號[3] ，請見下圖 2。
圖2：被告AJ Press LLC公司使用的商標
圖片來源：https://punchbowl.news/
2021年4月，Punchbowl公司在加州中區地區法院對AJ Press公司提起訴訟，主張AJ Press公司違反聯邦商標法中的商標侵害與不公平競爭，也違反相關的州法規定[4] 。AJ Press則主張其使用這個商標來自上述的設計理念，故屬於受保護的表達性使用而未侵權。
地區法院、上訴法院原本認爲構成表達性使用之豁免
地區法院於2021年7月判決，支持AJ Press的主張。法院認爲，被告對「Punchbowl」一詞的使用可構成受保護之表達性使用，在1989年Rogers v. Grimaldi案的標準下可獲免於商標侵權。法院也認爲，該使用未使消費者對該出版物之來源的認知上產生明顯誤導
（explicitly misleading）[5]。原告上訴後，2022年11月，第九巡迴上訴法院維持一審判決[6]。
但在第九巡迴法院第一次判決隔週，美國最高法院裁定受理第九巡迴法院另一個案件Jack Daniel’s Properties v. VIP Products LLC案。該案的被告銷售的狗咬玩具模仿原告的酒瓶瓶身商標，但被告主張其構成模仿嘲諷或表達性使用。由於第九巡迴法院當時在該案中也援引了1989年的Rogers v. Grimaldi案。第九巡迴法院認爲，兩案都引用Rogers案，而最高法院可能會修正Rogers 案的見解，因而第九巡迴法院裁定暫停Punchbowl案的執行，等待最高法院Jack Daniel’s案的判決結果[7]。
2023年6月，最高法院終於做出Jack Daniel’s案判決。最高法院認爲，Rogers原則（表達性使用豁免）不適用於「被告使用原告商標作爲指示其自家商品來源」的情況[8]。因此，第九巡迴上訴法院撤回先前在Punchbowl案中的決定，要求雙方提交補充辯論資料並進行再次辯論。第九巡迴法院於2024年1月，根據最高法院Jack Daniel’s案的見解，判決推翻一審判決併發回一審重審[9]。
最高法院Jack Daniel’s案對Rogers案標準的修正之處
根據舊的Rogers案標準，當被告初步證明，自己使用原告商標的行爲，乃是在表達性作品中使用商標，而受到言論自由保障，此時原告需要負擔更高的證明。只有原告能證明，1.侵權者使用該商標與該作品的藝術內容不相關，或者2.使用明確誤導消費者有關作品的來源或內容時，被告才構成商標侵權[10]。
然而，在Jack Daniel’s案中，最高法院限制了Rogers案標準的適用範圍，認爲「當侵權者使用商標指示自家商品之來源，亦即使用他人商標作爲自己商標時」，不應適用Rogers案的標準，因爲這種使用屬於商標保護的核心領域，且不應獲得特殊的言論自由保護[11]。最高法院指出，將他人商標作爲指示自己商品服務來源之標誌，不能或免於商標侵權，但是在商標混淆誤認的判斷下，仍然可以個案考量到底有無構成混淆誤認[12]。
適用新的創作豁免標準到本案中
第九巡迴法院判決，Rogers案之豁免不再適用於本案。因爲在本案， AJ Press公司確實使用Punchbowl等文字於其主要商標中，作爲識別自己新聞出版物的來源的表示[13]。
AJ Press主張應更狹義地解讀最高法院在Jack Daniel’s案的見解，其認爲只有當被告故意使用商標指示自家產品來源時，如VIP Products對在Jack Daniel’s酒瓶的模仿案例，纔不適用Rogers案之創作豁免。AL Press主張，他們自己並非故意模仿嘲諷原告的商標，所以仍然可以適用Rogers案之創作豁免。另外，其也主張，當不同市場的二家公司使用相同的普通英文詞來識別其品牌時，Rogers案之表達性使用豁免仍然應該適用[14]。
但第九巡迴法院認爲，「Punchbowl」商標涉及一個普通的英文詞，但這並不免除AJ Press必須遵守「當商標被作爲商標使用時，Rogers案標準不適用」的規則。而且，最高法院在Jack Daniel’s案的論理時，並沒有限縮該見解只適用於模仿嘲諷的情況[15]。
發回地院進一步判斷是否混淆誤認
儘管如此，第九巡迴法院也強調，「punchbowl」是一個普通詞，也就是「混合飲料碗」的意思。且AJ Press當初使用「punchbowl」來表達藍紅混合的概念，確實具有表達性質。因此，在進行商標混淆誤認分析中，仍然需要將這二者納入考量。第九巡迴法院也指出，由於本案雙方當事人是在不同領域中使用相同的普通詞作爲商標，構成混淆誤認之虞的機會也會降低[16]。
最後，第九巡迴法院將本案發回地區法院重審，要求其進行商標混淆誤認之虞的分析[17]。
備註：
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
真理大學法律系副教授
中央大學產業經濟所碩士
臺灣大學法學博士
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