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手錶商使用「紅金」屬於描述性合理使用？2024年第二巡迴法院Solid 21 v. Breitling U.S.A.案

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楊智傑／雲林科技大學科技法律研究所教授

紅金與玫瑰金

「紅金」和「玫瑰金」（Rose gold）是用來描述一種將金子賦予粉紅色調的金銅合金的用語。男士手錶的銷售商有時更喜歡使用「紅金」這個用語，因爲「玫瑰金」聽起來有點女性化[1]。

Solid 21是由知名珠寶商Chris Aire創立的一家豪華手錶和珠寶企業。2002年，Aire向美國專利商標局（USPTO）提交申請「RED GOLD®」作爲商標，用於「由金與特定顏色的特殊合金製成的精美珠寶」。該商標於2003年註冊。RED GOLD®目前是Solid 21品牌下的一個珠寶系列，包含「琥珀色金」的相關產品，主要是用來「特別吸引男性客戶」[2]。

被告百年靈對紅金一詞的使用

百年靈是一家生產和銷售豪華手錶的瑞士公司，其在一些廣告文宣中提到，某款手錶有多種顏色可供選擇，包括「紅金」色。

在下圖中，百年靈在其手錶網站上使用「紅金」一詞：

圖1：百年靈手錶網站上對紅金的使用/圖片來源：Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 3:19-CV-00514 (MPS), 2021 WL 4430755, at *2 (D. Conn. Sept. 27, 2021).

圖2、3：百年靈在FB上對「紅金」一詞的使用/圖片來源：Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 3:19-CV-00514 (MPS), 2021 WL 4430755, at *2 (D. Conn. Sept. 27, 2021).

原告Solid 21對百年靈提起商標侵權訴訟，聲稱其使用「紅金」一詞「可能會導致對百年靈手錶的來源產生混淆、逆向混淆、錯誤和/或欺騙」。

百年靈則抗辯，其認爲「紅金」此一用語是通用用語，根本不該讓任一廠商註冊爲商標，故該商標註冊無效。其次，就算原告的「紅金」有效，其也主張，使用該用語符合描述性合理使用，因爲其使用「紅金」這個用語是描述自己的商品，且其使用乃出於善意，並未將之作爲商標使用。

地區法院原本判不構成描述性合理使用

本案一審時，最初被告百年靈請求以即決判決駁回原告之訴，但地方法院拒絕百年靈請求的即決判決。

地區法院指出，要成立描述性合理使用，被告必須證明三個要件：(1)使用並非作爲商標；(2)使用是做爲描述性意義的使用；以及(3)出於善意。地區法院雖然同意，百年靈在文宣中使用紅字的字體很小且未特別凸顯，故符合第一要件，但認爲第二和第三要件而言，存在實質的事實爭議。法院認爲，百年靈本可以使用像「玫瑰金」這樣的用語來描述其產品，因此未滿足描述性使用要求[3]。

地區法院重新思考後改判

但被告請求法院重新思考後，地方法院查詢相關判決先例，以及承認他忽略了一些關鍵事實，決定改判，同意百年齡提出的即決判決請求，亦即判決百年靈構成合理使用[4]。

法院認爲，對某種合金的指稱存在其他用語，並不必然意味，他人就不能使用這個用語。而且，在上述圖1的兩種表色中，右邊較淺的配色百年靈稱爲「玫瑰金」，左邊較重的配色百年靈稱爲「紅金」。也就是說，百年靈使用玫瑰金和紅金指稱二種不同的配色。因此，被告Breitling的文宣上清楚地顯示它是在描述性地使用「紅金」一詞來指示手錶的色調[5]。

其次，原本地方法院支持原告，認爲原告和被告的手錶廣告曾刊登在同一家雜誌上，而認爲被告百年齡應該實際知悉或推定知悉原告商標存在，而可能具有惡意。但在重新思考後發現，這兩家的廣告並非出現在同一期[6]。而且，地方法院認爲，即使被告百年靈知道Solid 21的「紅金」商標存在，也未必構成「惡意」[7]。

第二巡迴法院支持地院判決

原告Solid 21不服一審判決，向美國第二巡迴法院提起上訴。第二巡迴法院於2024年3月14日做出判決，維持地方法院一審判決[8]。

第二巡迴法院認爲，Breitling的廣告文宣清楚地顯示，其將「紅金」一詞用作顏色的描述詞，而不是做爲商標使用[9]。原告雖然再次強調，因爲有另一個用語「玫瑰金」可以做爲「紅金」的替代用語，但第二巡迴法院認爲，這仍然不排斥，他人仍可使用「紅金」作爲描述性用語[10]。第二巡迴法院指出，Solid 21在選擇將一個描述金屬顏色的用語作爲商標註冊時，本來就承擔了一定程度的消費者混淆風險[11]。

就算知道原告商標存在也未必是惡意

其次，原告Solid 21主張被告百年靈的使用是惡意的，因爲：(1)被告在使用「紅金」一詞之前沒有先進行商標搜索；(2)其在Solid 21開始使用「紅金」商標的二十年後，纔開始使用該用語；以及(3)它有替代的「玫瑰金」描述詞可用[12]。

但第二巡迴法院指出，這些事實都不足以單方面證明Breitling是惡意的，因爲這些都沒有證明Breitling的使用是有意混淆消費者關於其產品的來源或贊助。相反地，法院認爲，被告Breitling 使用「紅金」時，只是將其用來描述手錶顏色的一種方式[13]。

Park法官不同意見書

Park法官主張對本案提出不同意見書。其認爲，「被告百年靈是善意還是惡意」，屬於心理狀態的事實問題，但多數意見卻在即決判決階段（未召開陪審團認定事實爭議），就直接認定被告屬於善意。Park法官認爲這是不正確的操作[14]。

Park法官指出，記錄顯示，被告百年靈有下列幾個情況：(1)相對較晚近纔開始使用「紅金」商標；(2)沒有先進行商標搜索；(3)可能知道Solid 21已經先使用「紅金」作爲商標；(4)自己之前也曾使用替代用語「玫瑰金」。且被告百年靈沒有說明爲何從過去使用「玫瑰金」改爲現在使用「紅金」[15]。

Park法官批評多數意見，認爲如果是描述性使用，就推定認爲屬於善意，則善意的要件等於被取消[16]。但多數意見澄清，在法律概念上，被告以描述性方式使用一個用語，仍然還是要討論其是否爲惡意，並不一定就是善意。只是本案的情況無法證明百年靈屬於惡意[17]。

備註：

Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 22-366, 2024 WL 1100351, at *2 (2d Cir. Mar. 14, 2024).

Id. at *1.

Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 3:19-CV-00514 (MPS), 2021 WL 4430755, at *12 (D. Conn. Sept. 27, 2021).

Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 3:19-CV-00514 (MPS), 2021 WL 5868173, at *1 (D. Conn. Dec. 10, 2021).

Id. at *5.

Id. at *6.

Solid 21, Inc. v. Breitling U.S.A., Inc., No. 22-366, 2024 WL 1100351, at *1 (2d Cir. Mar. 14, 2024).

Id. at *5.

Id. at *6.

Id, at *7.

Id. at *7-8.

Id. at *10.

Id. at *9.

Id. at *10.

Id. at *8.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

真理大學法律系副教授

中央大學產業經濟所碩士

臺灣大學法學博士

手錶商使用「紅金」屬於描述性合理使用？2024年第二巡迴法院Solid 21 v. Breitling U.S.A.案

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