申請商標指定過多領域卻不使用為惡意？ 英國最高法院2024年SkyKick v. Sky案

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

英國最高法院於2024年11月13日對多年來Sky與SkyKick之間的訴訟做出判決。英國最高法院指出，公司在未打算使用的情況下，對商標註冊在商品服務的某一廣泛類別，涵蓋了過多商品服務子類別，屬於惡意，故就未使用商品服務子類別應該被認定無效。

商標申請爲惡意屬無效事由

英國雖然已經於2020年時脫歐，但是英國現有的法律，有不少仍然是在歐盟（EU）期間遵守EU指令所制定的。目前英國1994年的商標法，是落實EU在1998年的89/104商標法指令而來。其中，在商標絕對不得註冊事由中，EU的商標法一直有一個特殊的事由，就是申請時爲惡意（bad faith）。

89/104商標法指令第3條(2)(d)規定：「任何成員國得規定，商標不得註冊，或即使已註冊亦可能被宣告無效，其條件與範圍如下：…(d) 商標的註冊申請系由申請人以惡意提出。」

英國1994年商標法第3條的絕對不得註冊事由，在(6)也規定：「(6) 如商標註冊申請系以惡意提出，則該商標不得註冊，或僅限於申請中的惡意部分不得註冊。」

另外，英國商標法第32條(3)規定：「(3) 申請書應聲明該商標已由申請人或經其同意使用於相關商品或服務上，或聲明申請人有將該商標用於此類用途的真實意圖（bona fide intention）。」

五年寬限期

英國商標法第46條(1)關於商標的廢止（revocation）的第(a)款規定，若註冊完成後的連續五年內，商標未被真實使用，且無正當理由，該商標可能被廢止。這段五年的「寬限期」允許商標持有人在註冊的商品/服務範圍內開始使用該商標。

根據上述原則，商標申請人在提交申請時並不需要確定其有意銷售或提供所申請保護的商品或服務。

本案事實

英國媒體和電信巨頭Sky註冊其SKY商標時，所指定的商品服務範圍非常廣泛，且所用的描述也屬於概括性的描述，會涵蓋某一商品服務大類別下的所有子類別。

美國科技供應商SkyKick將「SKYKICK」商標及其變體用於其電子郵件遷移產品與服務「雲端遷移」以及雲端存儲產品與服務「雲端備份」。

因此，Sky指控其在email和雲端儲存的商品與服務中使用商標SKYKICK，侵害了Sky所持有的四項EU註冊商標和一項英國註冊商標的權利。SkyKick則抗辯主張，Sky是基於惡意（bad faith）申請，屬商標無效事由。

多年來，Sky在全球範圍內積極執行其商標權，對其他廠商提出訴訟，並試圖執行其註冊商標的全部範圍。Sky也曾反對其他廠商申請註冊近似商標，即使這些商標涉及的是Sky並未經營或從未經營的商品與服務。

一審之高等法院判決

英國高等法院在作出四次判決並向歐洲聯盟法院（CJEU）就EU商標法中有關惡意申請導致商標無效的範圍進行參考後，裁定Sky的部分商標申請存在惡意，因其註冊範圍包含了定義過於廣泛的商品與服務，而Sky無法說明註冊這些範圍的商業正當性，且未曾打算在所有指定領域內使用這些商標。

Arnold法官根據以下關鍵因素，認定Sky存在惡意申請：

（1）廣泛依賴商標範圍：Sky在本案中一開始對註冊商標的所有商品與服務範圍提出侵權主張，未加以任何限制。

（2）逐步縮小範圍：Sky在審判前大約五週才表示，他們將商標侵權主張限制在部分商品與服務範圍內；在審判結束時的最終陳述中，Sky進一步將範圍縮小至更小的範圍（判決中稱爲「選定的商品與服務」）。

（3）缺乏相關文件支持：Sky未能提供任何同時期的文件，來闡明其商標申請策略或其尋求如此廣泛保護的理由。Arnold法官因此（公正地）認爲有必要從其他地方尋找證據以確定Sky的申請意圖。

（4）證人證詞的缺陷：Sky的任何證人均無法提供有關其商標申請策略或申請廣泛保護範圍理由的直接證據。針對最近三項SKY商標申請的證據顯示，Sky並不打算將這些商標應用於所涵蓋的全部商品與服務。

高等法院認爲，SkyKick提出了充分證據，證明Sky的申請範圍過於廣泛，且Sky並未真正打算提供這些商品與服務，也沒有現實可能性去這樣做。法官有權認定SKY商標的部分申請是惡意的，並對其規範範圍進行限制。

二審之上訴法院判決

Sky向上訴法院提起上訴，並主張上訴法院應推翻了高等法院對其惡意申請的認定，及隨後縮減其商標申請範圍的判決。

在2021年7月26日作出的判決中，上訴法院推翻高等法院關於Sky存在惡意的裁定。上訴法院認爲，Sky的商標申請隱含着其目的是「爲了保護該商標在預期未來商業使用領域內的權益」，並且Sky無需證明其有意在每一個特定商品和服務類別的細分類別中使用該商標。

英國最高法院判決

SkyKick向最高法院提出上訴，認爲上訴法院對「惡意申請」問題的整體處理方法有誤。最高法院判決[1]部分支持SkyKick的上訴。最高法院判決，一審法院有權認定Sky在申請商標時存在惡意，因此要求修改其註冊類別是正當的。

最高法院同意Arnold法官有權認定SKY商標的部分申請屬於惡意，並對其規範之範圍進行修改。這一認定基於對3項因素的仔細評估：（1）SKY商標所涵蓋的商品與服務範圍的廣度；（2）商標申請的具體背景；（3）Sky提出並追求申請的意圖。

最高法院認爲，Arnold法官在原則適用上並無錯誤，而上訴法院未能指出任何推理上的缺陷或疏漏，足以推翻他的結論。

此外，最高法院指出，上訴法院未能考慮到以下重要事實：Sky在訴訟過程中逐步縮小了其商標註冊範圍。這一行爲進一步支持了SkyKick的主張，即Sky曾試圖對其無意提供的廣泛商品與服務範圍獲取保護。

最高法院指出：「5年寬限期可能加劇因無意使用商標的申請人提出的註冊而給其他經營者帶來的問題。」最高法院的判決明確表示，若申請人在寬限期內缺乏真實意圖去建立（或合理探索）在該商標下經營業務的可行性，同時意圖在整個商品/服務範圍內執行其註冊權利，則強烈推定申請人意圖獲得超出商標基本功能的專有權。但商標權人可以透過適當的商業理由解釋，推翻上述推定，但若無法提供令人滿意的解釋（及相關證據），則可能支持對該商品/服務範圍的惡意申請認定，使商標在該範圍無效。

備註：

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

真理大學法律系副教授

中央大學產業經濟所碩士

臺灣大學法學博士

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