虛假聲稱產品獲得專利也會被告？2024年聯邦巡迴上訴法院Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案
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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
廠商若在廣告文宣中宣稱自家產品特徵具有專利，但實際上是不實宣稱，競爭對手是否可以提告請求賠償？美國聯邦巡迴上訴法院於2024年10月3日在Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案判決指出，Crocs公司稱自家鞋款材質具有專利，乃虛假宣稱，競爭對手可以《蘭姆法》第43條(a)(1)(B)的「性質、特徵或品質」之不實宣稱請求賠償。
《蘭姆法》第43條(a)禁止不實廣告
美國聯邦商標法又稱爲《蘭姆法》（Lanham Act），其有部分條文管的是不實廣告問題，接近我國《公平交易法》第21條規定。
《蘭姆法》第43條(a)實際條文位置爲15 U.S.C. 1125條(a)，又可分成二款。
(1) 第1125條(a)(1)(A)規定，任何人不得對商品服務之來源、贊助關係或是否經同意（the origin, sponsorship, or approval）有不實宣稱或表示。
(2) 第1125條(a)(1)(B)規定，任何人不得在商品、服務或商業活動之性質、特徵、品質或地理來源（the nature, characteristics, qualities, or geographic origin）爲不實宣稱或表示。
Crocs描述其鞋款所用材料Croslite獲得專利
本案事實爲，2006年Crocs公司起訴Dawgs及其他幾家競爭對手的鞋類分銷商，指控其侵犯專利。2016年5月，Dawgs公司對Crocs公司提出反訴，指控其違反《蘭姆法》第43條(a)，進行虛假廣告[1]。
Dawgs公司主張，Crocs在其公司網站上，描述了其鞋子所用的材料「Croslite」爲「專利的」（patented）、「專有的」（proprietary）和「專屬的」（exclusive）。在臺灣的Crocs網站則說明，「Croslite」是「封閉式細胞合成樹脂」，其成分屬於企業機密。
Dawgs聲稱，Crocs透過宣傳Croslite爲「專利的」，誤導了現有和潛在的顧客，使他們相信「Crocs的模壓鞋類是由與其他鞋類不同的材料製成的」。這也讓人誤以爲Crocs競爭對手的產品「是用比Crocs模壓鞋類更劣質的材料製成的」[2]。
反訴被告Crocs向地區法院辯稱，由於美國最高法院在2003年Dastar案以及聯邦巡迴上訴法院在2009年Baden案中的判決對《蘭姆法》第43條(a)的適用作出限制，因此本案不能用《蘭姆法》第43條(a)提起訴訟[3]。
地區法院判決認爲不能用《蘭姆法》第43條(a)提告
本案地區法院首先認爲，「專利的」、「專有的」和「專屬的」這些術語是對「發明權」的聲稱。地區法院接受反訴被告Crocs的說法，同意之前最高法院Dastar案和上訴法院Baden案的見解，認爲本案的爭議涉及發明權利創作者身分的聲明，而不是對Crocs產品的性質、特徵或品質的陳述，故不可以用蘭姆法對產品的不實陳述規定提告[4]。
最高法院2003年Dastar案
在Dastar案[5]中，美國最高法院考慮了依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)有關商品或服務「來源、贊助或批准」的虛假陳述。該案涉及一部二戰電視劇，首次播出於1949年。雖然該電視劇的著作權在1970年代屆期，但原告於1980年代末獲得發行該影劇的專有權利。1995年，被告Dastar購買1949年原始系列的錄影帶，對其進行復制並作了些許編輯，然後將這些影片套裝作爲其自有產品銷售，沒有提及原始系列。原告依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)對Dastar提起訴訟，指控其虛假標示來源[6]。
最高法院判決，《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)中的「來源」是指「待售有形商品的製造者，而不是體現在這些商品中的任何想法、概念或交流的作者。」也就是說，若宣稱自己是智財權的權利人這種虛假陳述，不屬於第43條(a)(1)(A)中的產品來源問題。最高法院判決認爲，由於Dastar是其所售產品的製造者，故並不構成第43(a)(1)(A)條中對產品來源的虛假陳述[7]。
聯邦巡迴上訴法院2009年Baden案
在Baden案[8]中，聯邦巡迴上訴法院審理了Dastar案對第43條(a)(1)(B)訴訟的影響。該案是兩家競爭的籃球製造商之間的訴訟，Baden指控其競爭對手Molten的廣告違反《蘭姆法》。Molten在廣告中推銷其籃球具有「雙重緩衝技術」，並聲稱這是一種「創新」。Baden則主張，Molten宣稱其籃球是「創新」的，使消費者相信Molten是「雙重緩衝技術」的創始者，這是虛假陳述。陪審團原本作出對Baden有利裁決，但聯邦巡迴上訴法院推翻了一審判決[9]。
法院認爲，基於虛假作者標示的主張不能依據《蘭姆法》第43條(a)(1)(A)或第43條(a)(1)(B)提出訴訟。Baden主張Molten的廣告虛假，是因爲Molten並非該技術的創始者，也就是說，並非「作者」。法院認爲，「作者身份，像授權狀態一樣，並不是第43條(a)(1)(B)中所稱的『性質、特徵或品質』」。因此Baden無法依據第43條(a)(1)(B)提出訴訟[10]。
上訴法院認爲宣稱產品有專利屬於對產品性質之描述
回到本案，聯邦巡迴上訴法院同意Dawgs的觀點，認爲地區法院沒有注意到本案與Dastar案和Baden案的不同之處。
上訴法院指出，Dastar案「警示說，僅僅聲稱作者的聲明是虛假的產品來源，並不足以依據《蘭姆法》第43(a)(1)(A)或(B)條提起訴訟」。然而，在本案中，「產品的虛假專利聲稱並非單獨存在」[11]。法院指出，「Dawgs提出的指控和證據顯示，Crocs的促銷聲明中的不實之處根植於其產品的性質、特徵或品質。」[12]
此外，上訴法院針對Baden案也進一步解釋說，「聲稱一種產品由『專利』材料製成，並不僅僅是創新和作者身份的表達」。在本案中，Dawgs提交了Crocs的網頁複印本，顯示Crocs宣稱Croslite受專利保護的促銷聲明。這些促銷資料還包括聲明，Croslite具有衆多具體的好處，並且這些好處體現在Crocs的所有鞋類產品中。因此，本案與Baden案有區別[13]。
因此，上訴法院認爲，Crocs廣告陳述針對的是Crocs鞋子的性質、特徵或品質。當一方虛假聲稱其擁有產品特徵的專利，並以此方式進行廣告，使消費者對其產品的性質、特徵或品質產生誤解時，可以《蘭姆法》第43條(a)(1)(B)提起訴訟[14]。最終，上訴法院推翻地區法院判決，將案件發回重新審理。
備註：
Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc., No. 2022-2160, 2024 WL 4376134, at *1 (Fed. Cir. Oct. 3, 2024).
Id, at *1.
Id, at *2.
Id, at *2.
Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23(2003).
Id, at 26-27, 31.
Id, at 38.
Baden Sports, Inc. v. Molten USA, Inc., 556 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2009).
Id, at 1302-04.
Id, at 1307.
Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc., at *5.
Id, at *5.
Id, at *5.
Id, at *5.
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
真理大學法律系副教授
中央大學產業經濟所碩士
臺灣大學法學博士
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